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        美國專利申請撰寫

        2021-08-20

          文/北京集佳知識產權代理有限公司 田磊

          

          在當前全球專利市場中,美國、中國、歐洲、日本和韓國代表了主要的專利體。雖說各種專利制度的核心思想是一致的,但這些國家或地區的專利體系之間卻存在細微但重要的區別。因此,在撰寫階段進行有針對性的區別處理是十分有必要的。

          美國專利制度整體相對比較完善,與其他國家或地區的專利制度區別較大。因此,本文將列舉一些美國專利申請撰寫,特別是電學案件撰寫的注意事項,從Title、Field/Technical Field、Background、Summary、Brief Description of Drawings、Detailed Description、Claim和Abstract等幾個方面入手進行介紹,并對比分析與中國專利申請撰寫的一些區別。

         

          1 TITLE

          1.Should be as broad as possible and consistent with the broadest claims

          發明名稱應該盡可能寬泛且與最寬權利要求保持一致。

          常見地,既有方法又有產品權利要求時,發明名稱應發映出二者。如果發明名稱包含了權利要求沒有涉及的其他附加信息,例如發明名稱為“一種具有數字控制系統的設備”,而權利要求沒有請求保護一種具有數字控制系統的設備,這時如果該美國申請被授權了,那么美國法院可能會在未來與競爭對手的侵權訴訟中限制權利要求的保護范圍(美國法院曾有過類似判決)。

          因此,一般建議撰寫為獨立權利要求的前序部分,例如,某個獨立權利要求的前序部分為“一種XX設備”,另一個獨立權利要求的前序部分為“一種制造XX設備的方法”。這時,發明名稱可以命名為“一種XX設備及其制造方法”。

          2.Should find terms in broadest independent claims and have corresponding definitions/descriptions in detailed description.

          發明名稱應該找到在最寬獨立權利要求中的術語,且在具體說明書中有相應的定義/描述。

          3.Do not rely on inventor-supplied title

          與中國專利申請類似,往往發明人提供的發明名稱不符合專利法的要求,或者與申請人整體的專利保護策略不一致。因此,不要一味依賴于發明人提供的發明名稱。

          另外,我們在實踐中經常會遇到審查員認為發明名稱不是描述性的并要求申請人對發明名稱進行修改的情況。對于這種問題,似乎不同的審查員有著不相同的評價尺度。比如同一申請人的多個同一類型申請,可能只有很少一部分收到這種審查意見。一般地,這種發明名稱確實會比較寬泛,因此,可以在發明名稱中增加一些特征來克服。但應注意的是,必須要確保加入到發明名稱中的任何特征都要在目前所有的獨立權利要求中有所體現,以避免在未來的侵權訴訟過程中按照限制權利要求的方式來解釋。

         

          2 FIELD/TECHNICAL FIELD

          1.Optional,not required by MPEP.

          關于技術領域,該部分在美國申請中是自選的,MPEP中并不要求必須包括。

          2.If included,should be as broad as possible.

          如果申請文件中包括了Field/Technical Field部分,范圍應該足夠寬泛。

          3.If included,do not call it “Field of the Invention”.

          如果申請文件中包括了Field/Technical Field部分,不要稱作“發明的技術領域”。

          4.Avoid use of“invention”throughout specification.

          同樣,避免在說明書中使用“invention”一詞。

          5.Use“aspects”,“embodiments”,“implementations”instead of invention.

          使用“方面”,“實施方式”,“實施例”,而不是“發明”,以便為權利要求的解釋提供一定的靈活性。

          上面多個要點提到invention,這是因為,在美國專利申請中,“invention”是一個需要重點注意的詞語。美國說明書中確定的invention用于界定保護的整個范圍。所以,如果invention已經被描述在申請文件中了,這就會在侵權判定中潛在的限定權利要求的保護范圍。我們在進行翻譯時,一般都將本發明翻譯為本申請或本公開,即“the present application”或“the present disclosure”,而不是“the present invention”,也是基于相同的原因。

          一般地,技術領域可以根據發明名稱改寫而來。通常,是重新將發明名稱改寫成敘述形式。例如發明名稱為“一種設備及其制造方法”,我們可以在技術領域中寫道“本說明書的一個方面”或者“本說明書的一個實施例”涉及“一種設備及其制造方法”。

         

          3 BACKGROUND

          1.Do not call it “Background of the Invention”.

          再次強調一下,背景技術也不要稱作發明的背景技術。

          2.Do not discuss the prior art

          其他專利局要求在背景技術中討論或解釋現有技術,但是在美國是不要求的。

          在美國,背景技術部分僅僅用于法官或美國的陪審團判定侵權提供該技術狀況的初步信息。所以,我們通常會建議不要討論現有技術的具體文獻,僅陳述現有技術即可。

          如果有現有技術已經提供在中國專利申請中,我們在翻譯時當然可以保留該信息,但在美國需要更多地考慮訴訟時可能產生的影響。例如,當背景技術中討論現有技術為什么存在問題時,法院認為競爭對手的產品仍然存在該背景技術中提到的現有技術存在的問題時,那么法院會進一步認為,“如果競爭對手的產品仍然存在該問題,那么就落入了背景技術描述的部分,即該申請的申請日前所對應的現有技術,所以該專利不能覆蓋該產品,因為背景技術中提到的現有技術存在的問題仍未解決”。也就是說,由于在背景技術承認了競爭對手的產品沒有解決本申請的問題,而有可能導致競爭對手的產品不侵權。

          因此,與其描述現有技術中存在的問題,我們建議僅陳述現有技術。比如,之前的設備使用的某種控制方法,之前設備使用某種類型的材料,這樣客觀陳述即可,不用進一步闡述該方法或材料存在哪些不足。

          3.Limit discussion of problems/deficiencies of known approaches not disclosed in a patent or paper.

          背景技術中,限制未在專利或論文中公開的現有方法的問題/缺陷的討論。

          4.Generally 1-1.5 pages in maximum length.

          背景技術一般也不建議太長,通常最長1-1.5頁。

          在中國專利申請中,很多在背景技術中強調現有技術的缺陷,這樣能夠讓審查員更加認可本申請的創造性。美國申請與中國申請不同,美國審查員更關注是什么(what),而對為什么(why)沒興趣。作為引申,在答復美國專利審查意見時,爭辯該專利的權要中哪些特征是區別技術特征(what),會比爭辯該專利的發明目的和有益效果(why),更能說服美國審查員。

          5.Take care when using inventor-supplied information (might not be prior art, might be trade secret or other protected/protectable subject matter.

          當使用發明人提供的信息時需要尤為注意(可能不是現有技術,可能是技術秘密或其它的保護/可保護主題)。

          對于羅列在背景技術中的部分的內容要相當謹慎。即使發明人提供的信息是發明人已知的,并不必然代表該信息是在美國標準下的現有技術。因為,對于發明人的公司而言可能是內部信息,而不是現有技術。因此,務必確保將該信息已經被公司之外的公眾所知曉。

          對于在背景技術中承認了某些現有技術,美國審查員會認為這是“自認的”現有技術。如果后期審查過程中再想要提出不同觀點,就會很難進行爭辯,變得十分被動。這也是我們實踐中要時刻注意的。

          6.No identification of“needs”

          中國專利申請中,很多會在背景技術的最后說明“因此,需要提供一種….”。在美國申請中,并不建議進行這樣的說明,僅簡單陳述現有技術即可。之所以建議不寫出這樣的內容,是因為如果我們自己定義了我們專利要解決的問題,那侵權產品則一定要能解決這個問題,可是若競爭對手的產品沒有解決這個問題,那法院在判侵權時就會判定為競爭對手的產品沒有侵犯我們的專利權。

         

          4 SUMMARY

          1.Do not call it“Summary of the Invention”

          再次強調一下,概述不要稱作發明的概述。

          2.Optional, not required by MPEP (We don’t recommend it; Do not say goals/objects of invention).

          關于概述,該部分在美國申請中是自選的,MPEP中并不要求必須包括。另外,同樣建議在該部分不要限定發明目的。

          3.If not included, recite readable version of independent claims in the detailed description section-usable to satisfy certain non-US filing requirements.

          如果申請文件不包括概述部分,則需要在具體描述部分描述可讀版本的獨立權利要求。

          如果說明書包括概述部分,則建議以敘述的形式撰寫獨立權利要求。也就是說,將權利要求改寫為一段話。通??梢圆捎靡韵路绞剑簩ⅹ毩嗬罄锏姆痔柛膶憺榫涮?,并作為一個敘述性的句子。

          與中國專利申請不同,美國申請中,也不建議在概述中寫出本申請的目的和有益效果。這些內容不要寫在summary部分,而是建議寫在具體實施例中。這是因為,發明目的或有益效果寫在summary部分可能會有兩個不利之處:

          1)可能會對專利的權要保護范圍造成不必要的限制。一個典型的案例是Gentry Gallery案,在該案的summary部分寫了該發明的發明目的是提供A結果,而被訴產品卻沒有提供A結果,法院因此判定被訴產品不侵權,理由是產品沒有滿足專利的發明目的。

          2)可能會降低該專利作為prior art(現有技術)攻擊競爭者的專利的強度。我們申請專利的目的一是獲得授權專利,二是我們申請的專利能作為強有力的對比文件用來攻擊競爭者的專利的創新性。若是我們的專利被作為影響競爭者的專利的創造性(inventive step or obviousness)的對比文件,如果我們的專利在summary部分寫了本發明的發明目的,則相當于給競爭者有一個有效的答復策略(即,論述我們的專利在結合其他對比文件進行方案修改后,會導致實現不了我們的專利的發明目的),從而競爭者的專利不需要對權要進行任何修改,就可以很容易就克服創造性問題。這樣,競爭者獲得了很大的權要保護范圍,而這對我們是不利的。

         

          5 BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

          1.Use“aspects,”“embodiments,”“implementations,”of the disclosure.

          建議在附圖的簡要描述中使用本公開的“方面”,“實施方式”,“實施例”等。

          2.Avoid recitation of “according to a first embodiment, ...according to a second embodiment, etc.”-might enable Examiner to restrict case (Pick 1,,, Elect species).

          考慮到審查員可能會用來限制案件,因此,建議避免“根據第一實施方式,根據第二實施方式等”的表述。比較好的表述方式為:“Fig.1 is a view according to some embodiment”。

          如果附圖的描述僅對應一個單一的實施方式,那么在侵權判定過程中,靈活解釋權利要求的空間就不會很大。所以,建議在說明書中描述多個實施例或多個替換方式。

          3.Every claim element should be shown in at least one figure

          與中國專利申請不同,在美國,每個權利要求元素都應該顯示在至少一張圖中,這也是美國專利審查意見中經常遇到的問題。

          像這類問題,如果能在申請撰寫階段克服,將很可能加快審查進程,節約審查資源,降低客戶成本。

          4.Each drawing should be referred to as an embodiment or similar

          每個附圖都應稱為實施方式或類似方式。

          5.Include a computer diagram for business and/or manufacturing processes

          建議包括用于商業和/或制備方法的計算機程序。

          在美國,獲得軟件類型的發明專利是有非常大的阻礙的。當申請包括了計算機描述和某些硬件類型時,例如硬件系統的某些類型的框圖或者原理圖,將會更有利于審查員理解本發明。

          另外,還建議涵蓋流程圖以確保涵蓋了方法權利要求的所有技術特征,比如,對于一個電路申請來說,一個較好的方法權利要求是信號如何傳播或者是如何流經電路,因為它不需要特定的結構,僅涉及信號如何通過系統移動而不是實際的電路布置,所以,保護范圍是更加合適的。

          6.Method claims should have a corresponding flow chart (to show how signals travel thru your system). Method claims increase chances of capturing infringement.

          建議方法權利要求有對應的流程圖,以顯示信號如何通過系統傳輸

          方法權利要求能夠增加捕獲侵權的機會。其原因在于,方法權利要求并沒有限定具體的產品的結構,所以理論上,不管競爭者的產品具體結構是怎樣的,但只要競爭者的產品實施了本專利的方法權要的這些步驟,即使競爭者的產品采用了本專利說明書里沒有揭示的另一種產品結構,即使這種結構比本專利所提供的產品結構的效率要高、效果更好,申請人都可以告競爭者的產品侵犯本方法權利要求的專利權。

          需要注意的是,這里與中國專利制度有些不同。在中國,客戶一般會更看重裝置權項。這是因為,在中國獲取方法侵權的證據并不容易。

          相比而言,在美國獲取侵權證據是更容易的,例如可以通過discovery程序進行全面的信息搜集。這一點是其他國家都比不上的,雖然中國現在也在往美國這種方式漸漸靠攏,但還沒有美國的程序全面。例如,在美國要證明電學領域的產品侵犯你的產品使用方法的權要的專利權,通常做法是可以先買一個產品,然后對產品進行測試,測試信號在該產品上的運行方式和你的產品使用方法的權要一致,則可證明該產品侵權。

          相比而言,在美國獲取侵權證據是更容易的,例如可以通過discovery程序進行全面的信息搜集。這一點是其他國家都比不上的,雖然中國現在也在往美國這種方式漸漸靠攏,但還沒有美國的程序全面。例如,在美國要證明電學領域的產品侵犯你的產品使用方法的權要的專利權,通常做法是可以先買一個產品,然后對產品進行測試,測試信號在該產品上的運行方式和你的產品使用方法的權要一致,則可證明該產品侵權。

         

          6 DETAILED DESCRIPTION

          1.Make sure everything in DISCLOSURE is written into SPECIFICATION

          確保所有的公開都寫入說明書中。

          2.Describe embodiments provided by inventor and alternatives thereof

          描述發明人提供的實施方式和其替代方式,建議不要將說明書的詳細描述局限于一個實施方式中,而是根據需求將不同元素混合在一起,以克服審查員所認定的任何現有技術。

          3.Justify criticality of ranges claimed,if possible.

          如果可能,證明要求保護范圍的關鍵點。

          在討論某種類型的范圍或某種類型的數值范圍時,建議定義范圍的關鍵性。也就是說,為什么是這個范圍,發明人為什么選擇這些數值而不是一些其他的。在審查階段,提供這種類型的信息會對于在美國克服專利法第103條或者說顯而易見創造性有所幫助。

          4.Include nested ranges,where appropriate.

          建議在適當情況下,包括嵌套的范圍。

          比如,如果原始的數值范圍是1-10,在嵌套范圍中是5-8的區間。建議可以具體描述嵌套范圍和一個更小的范圍都有哪些優勢,但不建議使用“優選地”來描述嵌套范圍。因為這樣一來,審查員就會認為你的數值范圍不應該被擴大。例如,我們在說明書中記載了“所述范圍在1-10的區間內,優選地,所述范圍在5-8的區間內”,這種優選語言會給人一種暗示,所述范圍應當僅僅被縮小而不是被擴大。所以,如果優選是減小范圍而不是擴大范圍,如果競爭對手是在數值11實施,那證明侵權可能會難度加大。

          5.Include description of process to make, even for conventional methods.

          建議包括制備方法的描述,即使是常規方法。

          當描述一個過程,或者只是描述某個電路等,建議說明書中涵蓋一些制造過程以及使用過程的描述,甚至對傳統方法的描述都是很有用的。這僅僅是出于安全性的考量,以防最終需要該種類型的信息。

          6.Expand list of potential materials, even if not likely to be used.

          建議擴大潛在材料的列表,即使并不可能會使用。

          申請階段,要考慮到材料設置者會使用多種不同的選擇。例如,客戶極有可能制造MOS管,不要在說明書中僅僅使用MOS管,還要參考其他類型的晶體管,以確保競爭對手在這個領域實施該技術,能將侵權的保護范圍最大化。

          7.Do not identify an embodiment as “preferred,”“preferable,”“preferably,” etc.

          建議不要確定實施方式為“優選的”等。

          8.Do not describe“the invention,”instead use“embodiments,” “implementations,”or “examples”

          不要使用“本發明”,而使用“實施方式”,“實施例”,或“實例”。

          9.Avoid using“bad”words which may impart limitations:“summary” “define/definition”“require”“necessary”“must”“always”“mandatory” “only”“solely”“important”“essential”“critical”“primary”“key” “vital”“all”“every”“never”“none”“consist of”“exactly”etc.

          建議盡量避免使用會損害限制性的“絕對性”的詞語,這是因為其對于權利要求執行過程中加強了要求。在美國的一個實際案例中,在侵權判定過程中或者是實施過程中,出現在說明書中的一些單詞實際上限定了權利要求的保護范圍。

          通常情況下,使用“絕對性”的詞語時,可以認為這個技術特征必須是本發明的一部分,如果不是的話,那么本發明將無法實施。所以,即使權利要求在沒有使用這些術語的情況下被授權了,法院可能會認為既然這是一個必要技術特征,因此它必須出現在權利要求中,否則權利要求是不能實施的。那么,該專利可能會被依照美國專利法第112條的能夠實時的規定而被無效。

          當然,某些情況下,這種限定是無法避免的,這里只是說盡量避免。

          10.“is”or other positive recitation language should be used, avoid “may” or “can”as issues of indefiniteness can arise.

          建議使用“是”或其它正面的確定性語言,避免引起不清楚的“可以”或“能夠”。

          如果可以的話,建議避免使用如下術語“may”“can”。因為這會造成一些不清楚的問題。例如,建議將“該就晶體管可能是MOS管”描述成“在至少一個實施方式中,該晶體管是MOS管”。

          11.Avoid creating new reference number for same element from prior figure

          對于前面附圖中的相同元件,避免產生新的附圖標記。

          12.Reduce repetition of discussion sections that are the same/largely similar

          降低相同/大部分相似的討論部分重復。

          13.Use different terminology, where appropriate.

          建議在合適的情況下使用不同的術語。這是因為,許多公司有其自己的某種內部描述,或者他們為不同元素有自己明明的內部名稱,但在申請文件中加入更通用的名稱或工業上公知的名稱會更合適,以此將發明的有效性最大化,或者是增加說明書對權利要求的支持。

          14.Rewrite claim language (particularly independent claims) into Detailed Description

          建議將權利要求語言(尤其是獨立權利要求)重新撰寫至詳細描述部分。

         

          7 CLAIM

          1.Arrange claims from broadest to narrowest,claim 1 should be broadest.

          與其他各國專利申請類似,建議排列權利要求從最寬到最窄,權利要求1應該是最寬的。

          2.Preferably limit to 3/20 claims, use all paid for (increase odds of allowable stuff).

          出于費用考慮,建議優選限定為包括3項獨立權利要求的共20項權利要求。當然,盡量避免多項引用。

          應說明的是,即使可以使用一種方式在10個權利要求中描述該發明,也建議采用不同的方式來描述相同的結構,從而最大化20項權利要求。這是因為,許多審查員更傾向于一個固定類型的語言表達,因此你向審查員提供更多他們潛意識認為可以被授權的選擇時,可以增大授權概率。

          即使是審查階段,由于可能會涉及權項的合并和刪除,使得權項數少于20,此時,也同樣建議新增權利要求。

          3.Use generic terms with support in the specification

          使用具有說明書支持的常規術語。

          例如,當涉及到電路內部布線的互聯結構,如果總是在說明書中使用術語“銅”,那么,則不能在權利要求中限定為導電元件或者金屬元件,因為這比說明書中記載的范圍更寬。因此,建議在說明書中詳細描述中涵蓋多個例子,比如包括銅、鎢、鋁等其他可被使用的導電材料,那么在權利要求中使用諸如“金屬”或者“導電材料”是可以的。

          4.Vary claim scope for independent claims, vary claim style between claim types (device; system; method of use).

          改變獨立權利要求范圍,在權利要求種類間改變權利要求類型(設備;系統;使用方法)。

          不管是從保護角度出發,還是從專利價值角度考慮,都建議豐富專利申請的權利要求類型。作為引申,對于方法類權利要求,還可以進一步地分為基站側撰寫+終端側撰寫+系統撰寫;對于裝置權利要求,還可以采取完全對應方法的裝置撰寫方式和處理器+存儲器的撰寫方式等。

          5.Support claim elements in Detailed Description

          在具體描述中支持權利要求元件。

          6.Include each claim element in at least one figure (think how to expand wording)

          在至少一張圖中包括每個權利要求元件。在美國,附圖可以作為任何類型的權利要求的修改依據。這對申請人后期的修改是非常有利的。

          7.Should have correspondence between at least one method claim,at least one figure (e.g.,flowchart),and description in Detailed Description.

          應該在至少一個方法權利要求,至少一張圖(例如,流程圖)和具體描述中的描述之間具有對應。

          8.Do not claim specific values/numbers, claim ranges but provide rationale for range in Detailed Description.

          盡量不要要求保護特定的數值/數字,如要求保護范圍需在具體描述中提供范圍理由。

          9.Avoid single critical value,if possible –unless directed to Best Mode.

          盡量避免單個關鍵數值。

          10.Claim apparatus in non-operational state (“emitting”...“configured to emit”)

          建議要求保護在非操作狀態下的設備。

          在實際撰寫中,特別是電子領域,我們經常會寫到XX被配置為...(XX is configured to...),其就是出于這種考慮。比如,一個人去商店買了一部手機,此時手機上是放在盒子里的且沒有運行的。在這種情況下,如果權利要求限定為一種手機包括檢測輸入的顯示器或檢測輸入的觸控屏,那么,當人們購買手機時,由于沒有人在屏幕上進行任何類型的輸入,在美國這就導致它可能算是沒有直接侵權該元件。因此,建議對設備類權利要求使用語句“configured to detect”或“for detecting”,從而使用所謂的非操作狀態語言。

          11.Method claims should focus on method properties

          在方法權利要求中,建議多限定方法權利要求的方法方面,而不是方法權利要求的設備方面。

          12.Claims should cover commercial product and subject matter disclosed,as much as possible (Provisional patent rights).

          權利要求應該盡可能多地覆蓋公開的商業產品和主題。

          例如,設置一項獨權覆蓋客戶打算售賣的實際產品。雖然該項權利要求的保護范圍會有點窄,但該項權利要求的目的在于能夠在美國立刻獲得授權,以及能夠試探著獲得最大的保護范圍。

          另外,美國專利制度中還有臨時專利權。所謂臨時專利權是指如果授權的權利要求與當其以授權前公開部分最初公開時的權利要求采用了基本相同的語言,那么如果自公開日至利授權日發生了侵權,則專利權人可以獲得合理的專利許可使用費和某些類型的經濟補償,也即延長了客戶在美國獲得侵權賠償的時間周期。

         

          8 ABSTRACT

          1.As broad as possible and consistent with the broadest claim

          盡可能寬且與最寬權利要求一致,例如,可以寫一個敘述版本的權利要求1。另外,摘要不應包括參考編號,且不宜超過150個單詞。

          2.More easily readable version of the broadest independent claim (replace semi-colons with periods, and use“including”instead of“means”and “comprising”). Avoid using “legalese” or straight copy of claim language, e.g., “means”.

          最寬獨立權利要求的更易讀版本,并避免使用“法律術語”或直接復制權利要求語言,例如“means”和“comprising”等。審查員可能會因為包括這些語言而對你的摘要指出不清楚問題,但該類審查意見在實踐中并不常見。

          簡單總結,美國專利申請撰寫中要時刻考慮每個詞每句話對權利要求解釋的影響,也即侵權訴訟中是否會產生不利影響。

          以上僅是基于經驗對美國專利申請的部分注意事項的粗略的總結,而經驗又具有局限性,例如,申請階段的經驗可能利于授權,但到了維權階段的就會變成風險,因此,同樣的問題可能會有不同的解讀和應對策略。不管如何,專利制度本身就是一種權衡,因此,只要把握好申請人和競爭對手、確權和維權、技術保護和商業應用等基本問題,就能從容應對不斷發展變化的各種挑戰。

         

          References:

          1.《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》[US] Benjamin J. Hauptman;[US] Kien T. Le

          2.《Quick Start of US Patent Drafting in the Field of Electricity》[US] Joshua P

          

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